Opposition marque

[Poth]

Bonjour,

J’ai déposé une marque il y a quelques temps, du nom de [ABCDEF]. La marque [ABCDE] a demandé à ce que je retire ma marque.
J’ai déposé ma marque pour un site internet de partage de vidéos [...] pour étudiants, alors que [ABCDE] est une société produisant des stylos, encres etc.

Ils m’ont envoyé un premier courrier, me demandant de retirer ma marque, auquel j’ai répondu en indiquant le caractère totalement différent de nos activités et en indiquant l’objet social de ma future entreprise. Mais ils poursuivent leur démarche, et j’ai 2 mois pour répondre.

Leur argumentaire :
« La société opposante entend démontrer que la marque seconde en date constitue l’imitation de sa marque en reprenant une même combinaison associant d’une part un dessin [d'animal] et d’autre part un élément verbal [ABCDEF] qui présente de très forte similitudes conceptuelle, verbales, et visuelle avec sa marque [ABCDEF]. […]

La demande d’enregistrement contestée reprend quasi à l’identique l’élément verbal arbitraire et distinctif du signe antérieur invoqué à savoir [ABCDE]. »
-Phonétiquement les 2 signes consistent en un mot ayant quasiment la même longueur phonétique (3-4 syllabes), le même son initial et intermédiaire et la même cadence.
-visuellement la demande d’enregistrement contestée reprend les 7 premières lettres placées dans le même ordre et au même rang de la marque antérieure.
-Conceptuellement, les 2 signes font directement référence à l’animal dénommé [...].
[…] L’atteinte à la marque antérieure invoquée par imitation est caractérisée. »

Ma marque est déposée pour les classes 35, 38 et 41, celle de [ABCDE] est déposée pour toutes les classes, même si bien sûr, tous elles ne sont pas exploitées par la marque.

Mon point de vue :
Je n’ai pas l’intention de retirer ma marque, car il me semble que la confusion n’est pas possible (pas du tout les mêmes activités, sonorité et style des logos différents) et que l’élément de contestation porte sur un terme générique ([...]). Vu le nom choisi, il est évident que mon logo va reprendre l’animal ! qui cependant n’a rien de comparable à celui de [ABCDE]. Voir ici : [...]

Il me paraît injuste qu’une marque puisse "s’approprier" un mot générique comme cela (un peu comme si [un constructeur informatique] portait plainte contre une entreprise [...] qui vendrait des pommes), mais peut-être que l’enregistrement d’une marque ne prend pas en compte cet aspect là ?

Mes questions :
-Quels sont les conseils que vous avez à me donner sur cette affaire ?
-Connaissez-vous une jurisprudence sur une affaire similaire ?
-Puis-je répondre à l’INPI directement avec mon argumentaire ou faut-il nécessairement que je fasse appel à un avocat ?

Merci.

[JNG Net-iris]

Le sujet a dû être largement anonymisé.
Merci de respecter notre charte en ne citant pas nommément ou par un moyen détourné les entreprises ou marques en cause dans cette affaire.

[Marsu]

Je vous conseille ardemment de consulter un avocat si vous souhaitez réellement maintenir cette marque. Mais sachez que si la protection a été prise pour toutes les classes, vous risquez d'aller à une procédur elongue et coûteuse pour un gain aléatoire...

[Kaïs]

salut,

concernant le degré de similitude, je ne peux pas me prononcer dès lors que je n'ai pas les deux marques sous les yeux.
concernant la contrefaçon : l'élément pertinent est celui de la spécialité, votre marque ne semble pas couvrir des produits ou services déjà couverts et utilisés par la marque antérieure, toutefois, cette dernière est déposée pour tous genre de produits et services comme vous dites, c'est à dire dans les 45 classes de l'arrangement de NICE.
il faut rappeler que le fait de couvrir des produits de même classe n'est pas un argument juridique tranchant car les classes lors du dépôt ne servent qu'au compte du nombre des redevances à payer, l'appartenance à une même classe n'a point d'effet sur l'étendue de la protection de la marque quoiqu'elle serve parfois à assoir la conviction du juge mais ce n'est qu'un indice.

en fait, votre marque est rendue indisponible à cause de sa revendication pour toutes les classes par votre adversaire, c'est un point qu'il marque là même s'il n'utilise pas la marque pour tous les produits désignés lors du dépôt, c'est en fait une technique vieille comme le monde, il fait barrage à la concurrence et çà ne fait que surcharger le registre des marques pour rien.
il faut donc voir si la marque antérieure est oui ou non déchue concernant les produits ou les services que vous avez revendiqué lors du dépôt. la déchéance pour défaut d'usage est prononcée pour un défaut d'usage de cinq ans depuis le dépôt, chercher dans cette piste.

vous pouvez aussi demander réconventionnellement l'annulation du dépôt de la marque antérieure en ce qui concerne votre spécialité, au motif du caractère abusif de ce dépôt qui soustrait ce signe de l'usage dans tous commerce, chose qui va à l'encontre de la liberté de commerce et d'industrie.
vous pouvez aussi négocier une convention de co-existence avec votre adversaire s'il y a lieu.

un conseil en PI ou un avocat spécialisé vous seront très utiles dans cette phase car ils peuvent trouver d'autres moyens de défense après avoir étudier tout le dossier.

[Marsu]

Euh, les classes pour lesquelles le titulaire de la marque paye ne sont pas qu'indiciatives pour déterminer le montant des redevance hein... Sinon, on ne parlerait pas de protection !! Ceci dit, si la marque n'est pas exploitée dans une classe donnée et s'il n'y a pas de concurrence réelle, alors il y a peut être une piste à creuser... Mais le conseil d'un avocat spéciliste ou d'un CPI me semble nécessaire...

[Poth]

Merci à vous deux pour ces réponses. Je vais effectivement chercher du côté du défaut d'usage et contacter un avocat ou conseil en PI.

[Kaïs]

Posté par Marsu

Euh, les classes pour lesquelles le titulaire de la marque paye ne sont pas qu'indiciatives pour déterminer le montant des redevance hein... Sinon, on ne parlerait pas de protection !!

salut Marsu,

les classes de l'arrangement de Nice n'ont aucune valeur juridique du point de vue strict en droit des marques. la doctrine française la plus autorisée (chavanne, burst, Dulian, Azéma, Mathély ...) ainsi que la jurisprudence sont unanimes là dessus, il n'y a aucun texte de loi qui reconnaît un quelconque effet juridique à l'appartenance à une classe de produits ou de services. dans l'état actuel du droit, les classes ne servent que pour les besoins internes de l'INPI.
d'après mes recherches, il n'y aucune décision qui a eu à motiver une condamnation pour imitation ou contrefaçon en général en se basant sur la seule appartenance de deux marques à une même classe.
en plus, une seule classe peut couvrir une multitude de produits complètement différents (ex: la troisième classe comporte : les parfums, les brosses à dents, le dentifrice, les détergents pour lavage à la main ou en machine.)