L'enregistrement d'un nom de domaine en tant que marque communautaire est refusé s'il existe un risque de confusion avec une marque nationale

Dans une affaire examinée le 13 décembre 2007 (Req. n°T-134/06), le Tribunal de première instance des communautés européennes a rejeté le recours formé par la société Xentral LLC à l'encontre de la décision de l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur des marques, dessins et modèles) ayant refusé l'enregistrement de la marque communautaire "pagesjaunes.com", au motif qu'il existait un risque de confusion, en France, entre la marque demandée "pagesjaunes.com" et la marque antérieure "les pages jaunes", détenue une société anonyme française.
L'origine des faits remontent à l'année 2000, où une société américaine, Prodis Inc. devenue Xentral LLC, a demandé à l'OHMI l'enregistrement comme marque communautaire du signe verbal "pagesjaunes.com" pour divers produits, entre autres des produits de l'imprimerie, périodiques et annuaires. Une fois la demande d'enregistrement publiée, la société Pages Jaunes SA, titulaire de la marque "les pages jaunes", s'est opposée à son enregistrement.
En 2006, la chambre de recours de l'OHMI a confirmé la décision de la division d'opposition accueillant l'opposition. Elle justifie sa décision par le fait que, compte tenu de "l'identité des produits", il existe un risque de confusion en France, où la marque demandée "pagesjaunes.com" serait perçue comme étant la version Internet de l'annuaire papier portant la marque "les pages jaunes", de sorte que les produits en cause seraient considérés comme étant offerts par la même entreprise. Contestant cette décision, Xentral LLC a saisi le TPI.
Dans son arrêt du 13 décembre, le Tribunal constate en premier lieu "qu'il n'a pas de compétence pour se prononcer sur un conflit entre une marque nationale antérieure et des droits sur les noms de domaine antérieurs", de sorte que Xentral LLC ne peut pas se prévaloir de son prétendu droit antérieur fondé sur le nom de domaine "pagesjaunes.com". Ensuite, le Tribunal procède à une analyse comparative des signes et conclut que : "les marques en cause sont similaires, tant sur les plans visuels et phonétiques que sur le plan conceptuel".
Dans ces conditions, et compte tenu du risque de confusion, le "Tribunal conclut que, nonobstant le fait de savoir si la marque antérieure "les pages jaunes" n'avait qu'un caractère distinctif faible, il existait un risque de confusion, étant donné l'identité des produits en cause et la similitude entre les signes en conflit". Le recours de Xentral LLC rejeté ne signifie pas pour autant la fin de la procédure, car la société est susceptible de faire un pourvoi devant la CJCE.
Notons surtout dans cette affaire, que les décisions, tant de la chambre de recours de l'OHMI que du TPICE, ne sont pas fondées "sur la notoriété de la marque antérieure les pages jaunes", mais bien sur le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine internet. Dès lors, pour des faits similaires, l'absence de notoriété d'une marque n'affecterait en rien la décision de l'OHMI de refuser l'enregistrement, s'il existe un risque de confusion ne serait-ce que dans un seul Etat membre de l'Union.