Actualité juridique

Notion de mauvaise foi du déposant d'une marque

Le 18/03/2015, par Juliette Balatre, dans Affaires / Propriété Intellectuelle.

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La non-exploitation de la marque, après son dépôt, peut être prise en compte pour établir la mauvaise foi du déposant.

La Cour de cassation a été récemment saisie d'un litige concernant l'action en revendication d'une marque (1), et a pu déduire de la non-exploitation de celle ci après son dépôt la mauvaise foi du déposant, de nature à repousser le délai de prescription de l'action.

Dans cette affaire, la société Compagnie des bateaux mouches avait assigné le titulaire et propriétaire des marques "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma" et "bateaux mouches" en nullité de ces marques pour atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne et en revendication pour dépôt frauduleux.

La loi prévoit en effet qu'il ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs (2), notamment à :

  • une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue ;
  • à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
  • aux droits d'auteur ;
  • aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
  • au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
  • au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

Les juges d'appel avaient rejeté cette demande en nullité. En effet, ils ont estimé que la société ne pouvait se prévaloir de la notoriété de la dénomination "bateaux mouches", puisqu'il s'agit d'un nom générique d'une activité de bateaux d'agréments. Ils relèvent également que les activités des deux parties (transport fluvial pour la société et vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouche pour le titulaire des marques) ne présentaient aucune similitude, et que la marque ne portaient pas atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne de la société.

Ils avaient également rejeté la demande en revendication de la marque, estimant que la prescription était acquise. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que, s'il est possible de revendiquer la propriété d'une marque en justice lorsqu'une marque a été déposée en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, l'action se prescrit par 5 ans à moins que le déposant soit de mauvaise foi (3).

La Cour de cassation considère de son côté que l'expression "bateaux mouches" pour désigner une activité de transport de voyageurs sur la Seine a été couramment utilisée depuis le milieu du XIXe siècle et a connu un succès tel qu'elle a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d'autres cours d'eau, en France et à l'étranger. Elle estime donc que la société n'avait pas acquis par l'usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété. Elle confirme également la position de la Cour d'appel sur le point qu'aucune confusion ne peut être induite dans l'esprit de la clientèle, compte tenu de la nature des activités respectives des parties.

Toutefois, elle estime que la non-exploitation des marques, postérieure à la demande d'enregistrement, est de nature à établir la mauvaise foi du déposant : son intention lors du dépôt des demandes d'enregistrement est en effet un élément subjectif à prendre en compte. Ne pouvait être non plus exclue selon la Cour l'intention du déposant de faire obstacle au développement par la société d'une activité de vente similaire à la sienne.

La mauvaise foi du déposant suppose en effet une intention de nuire, qui se déduit des circonstances de l'espèce.

(1) Cass. com, 3 février 2015, n° 13-18025
(2) Article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle
(3) Article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle

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