Jurisprudence commentée

L'usage d'une marque voisine suffit à faire échec à la déchéance de l'autre marque

Le 20/03/2006 par La Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Propriété Intellectuelle.

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Selon un Arrêt de cassation de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 14/03/2006, l'article 714-5 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux risques de déchéance de la marque, exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée.

Analyse de la décision de jurisprudence

En principe, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Est assimilé à un tel usage, celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; mais aussi celui de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.
Dans ces conditions, le fait d'exploiter une marque figurative quasi similaire à une autre marque détenue par la même personne, pour désigner les mêmes produits et services, fait-elle échec à la déchéance de la marque ?
Pour la Cour d'appel de Paris, la réponse est négative, car l'exploitation d'une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière.
Toutefois, l'arrêt est cassé par la Cour de cassation le 14 mars 2006 (pourvoi n°03-18732) qui n'a pas la même interprétation, puisqu'elle considère que l'article 714-5 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux risques de déchéance de la marque, exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 14/03/2006, cassation (03-18732)

Sur le moyen unique :

Vu l'article L714-5, alinéa 1 et 2 b du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte est assimilé à l'usage d'une marque, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., titulaire de la marque figurative constituée d'un signe représentant le dessin schématisé du visage d'un personnage souriant, déposée le 1er octobre 1971, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n°1.695.775, pour désigner des produits et services dans différentes classes dont la classe 28, notamment les jeux, les jouets, ainsi que les articles de gymnastique et de sport, et la société the Smiley licensing corporation ltd (société Smiley) ont poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Pier import France (société Pier), qui commercialise des balles et des ballons reproduisant cette marque, ainsi que son fournisseur, la société PMS international group (société PMS); que celles-ci ont reconventionnellement conclu à la déchéance des droits de M. X... sur cette marque à compter du 28 décembre 1996 ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir qu'il exploitait la marque figurative n°97.668.059 composée d'un dessin quasi similaire, pour désigner en classe 28 les mêmes produits et services ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la marque n°1.695.775, l'arrêt retient que l'exploitation d'une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

M. Tricot, Président

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